Voto num. 2a./J. 17/2011 (10a.) de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, toda vez que los asuntos de los que deriva el posible punto de divergencia son del orden administrativo, materia de la exclusiva competencia de la propia Sala.

La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo establecido en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por la Magistrada presidenta del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, es decir, uno de los órganos jurisdiccionales cuyo criterio es presuntamente discrepante.

En principio, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados expusieron en las ejecutorias de las que emanaron los criterios que el tribunal denunciante estima disímbolos.

Así, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el tres de febrero de dos mil once el juicio de amparo número **********, sostuvo, en lo que interesa al caso, lo siguiente:

... CUARTO. -Los conceptos de violación hechos valer por la quejosa son fundados en una parte, que es suficiente para conceder el amparo solicitado, en atención a las consideraciones que se vierten a continuación. Antecedentes. El veintiséis de enero de dos mil siete ********** solicitó la declaración administrativa de infracción en contra de **********, por considerar que invadía el derecho de exclusividad sobre los registros marcarios **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, al argumentar que se utilizaba ********** en la fabricación de ciertos envases para comercializar helados. El doce de octubre de dos mil siete ********** en vía de reconvención solicitó la declaración administrativa de nulidad del registro marcario **********, el cual fue otorgado en la clase 30 para amparar helados y paletas comestibles. Por resolución contenida en el oficio número PI/S/2009/005110, de veinte de marzo de dos mil nueve, con número de folio 5110, relativo al expediente P.C. **********, la subdirectora divisional de Prevención de la Competencia Desleal de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, dependiente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, negó, en vía de reconvención, la nulidad del registro marcario **********, otorgado a favor de **********. Mediante escrito presentado el quince de junio de dos mil nueve en la Oficialía de Partes de las S. Regionales en Materia de Propiedad Intelectual, ********** promovió juicio de nulidad en contra de la resolución identificada en el párrafo anterior. Tocó conocer del asunto a la Sala Regional en Materia de Propiedad Intelectual quien lo admitió y registró con el número de expediente **********. Por auto de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, la Sala tuvo por apersonado a ********** tercero interesado en el juicio de nulidad. Mediante proveído de veintiocho de septiembre siguiente, la responsable acordó la contestación a la demanda efectuada por el subdirector divisional de Prevención de la Competencia Desleal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Sentencia reclamada. El dieciséis de febrero de dos mil diez la Sala del conocimiento dictó sentencia, en la que reconoció la validez de la resolución impugnada, con base en las siguientes consideraciones: I.Q. contrariamente a lo que refiere la demandante, el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial únicamente establece quienes pueden hacer uso de marcas y que el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no contemplando como requisito necesario para la obtención de un registro marcario que la persona que lo solicite acredite la calidad de industrial, comerciante o prestador de servicios. II.Q. el hecho de que en la forma oficial utilizada por el citado instituto para solicitar el registro de un signo distintivo, establezca como uno de los requisitos la ubicación del establecimiento, no implica que expresamente se precise del solicitante la calidad de industrial, comerciante o prestador de servicios, pues el solicitante sólo debe señalar el domicilio del establecimiento no acreditar que se dedica a la industria, comercio o que presta un servicio. III.Q. como lo determinó la autoridad demandada, el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial no contempla una causal de nulidad que resulte de la aplicación de la fracción I del artículo 151 de dicho ordenamiento legal. IV. Que del libro titulado ********** escrito por ********** se desprende que el autor consideró que en los años sesentas las ********** comenzaron a adoptar nombres como **********, **********, **********, **********, **********, siendo el apelativo de ********** el más simple y popular porque caracterizaba a este tipo de negocios, sin embargo, no se había registrado como marca comercial, en este sentido, los paleteros tocumbenses abrieron negocios en los años setentas en varias ciudades del país y con el paso del tiempo muchas familias de ********** expandieron sus negocios. Sin embargo, dicha documental sólo prueba los hechos descritos, no así que la denominación ********** se haya convertido en una designación recurrente para identificar productos consistentes en paletas, helados y nieves y mucho menos, que la marca ********** se haya convertido en la designación usual o genérica de los productos que protege, es decir, de los helados y paletas comestibles, pues a éstos no se les denomina de manera genérica en el comercio como **********. V. Que como lo determinó la demandada, de la prueba documental en comento se desprende que la denominación ********** era un apelativo común entre las ********** de Tocumbo, **********, sin embargo, sólo es una apreciación del autor que escribió el referido libro, no aportando la actora otros medios de prueba a efecto de acreditar fehacientemente que al momento de otorgarse el registro marcario ********** éste era un nombre de uso común de los productos para los cuales fue registrada. VI.Q. es inexacto que la enjuiciada haya valorado indebidamente la prueba presuncional omitiendo considerar que es un hecho notorio que la denominación aludida desde hace varias décadas se ha convertido en la designación usual o genérica de helados y paletas comestibles. Lo anterior, toda vez que para que la demandada pudiera arribar a dicha conclusión tenía que partir de un hecho cierto y conocido, lo que en la especie no ocurre, pues se reitera, del libro aludido solamente se desprende una apreciación del autor en el sentido de que la denominación ********** se ha convertido en la designación más popular que caracterizaba a los negocios de los paleteros tocumbenses, no así, que la marca ********** se hubiera convertido en la designación usual o genérica de los productos que protege. VII.Q. no puede considerarse como hecho notorio el relativo a que la denominación se ha convertido en la designación usual o genérica de helados y paletas comestibles, pues contrariamente a ello, a las paletas y helados comestibles no se les denomina de manera genérica como **********. VIII.Q. son inoperantes los argumentos en los que sostiene la actora que el titular de la marca en comento no fue quien la creó ni la volvió exitosa, razón por la cual se está ante un caso donde se hace patente el abuso de un derecho, pues no debió haberse otorgado el registro marcario respectivo. Lo anterior, toda vez que con dicho alegato la demandante no controvierte los motivos y fundamentos en los que se sustenta la resolución impugnada, máxime que la enjuiciante no acredita su dicho. Conceptos de violación. Inconforme con dicha determinación, la quejosa hace valer, en su primer concepto de violación, los siguientes argumentos: I.Q. los artículos 87 y 151, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, contrariamente a lo que señaló la Sala, sí constituyen una verdadera causal de nulidad, no es una simple disposición genérica que define quienes podrán hacer uso de las marcas y el derecho de uso exclusivo que se confiere mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pues si hubiera sido la intención del legislador que todas las personas estuvieran incluidas en el primer dispositivo legal mencionado, no hubiera sido necesario detenerse a precisar a los industriales, comerciantes y prestadores de servicios. II.Q. la Sala debió armonizar los dispositivos legales sin sacarlos de contexto, máxime que en la ley y reglamento abrogados es evidente que otorgaban la posibilidad para que cualquier persona registrara una marca, pero ello se corrigió con la ley marcaria vigente, por lo que es un hecho notorio para el instituto que la forma oficial que se debe utilizar para el registro de una marca es la ********** y en el inciso 20 de dicha forma uno de los requisitos es el anotar la ubicación del establecimiento. La quejosa sustentó lo anterior en el criterio de rubro: ‘INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES.’. III.Q. si bien es cierto, al momento de solicitar el registro no es menester acreditar la calidad de comerciante, prestador de servicios o industrial, también lo es, que de controvertirse dicha situación, el demandado debe acreditarlo, porque es el único que tiene los medios de convicción al alcance para acreditar que tiene dichas calidades en términos del artículo 199 de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, y en la especie, el ahora tercero perjudicado no asumió dicha carga procesal lo que le acarrea consecuencias negativas sólo para él, pues no demostró que al momento de solicitar su registro marcario era comerciante, prestador de servicios o industrial, por lo que lo procedente era declarar la nulidad de la marca **********, pues se otorgó en franca contravención a lo previsto por el artículo 97 de la ley citada. IV. Que la Sala violó lo dispuesto por el artículo 17 constitucional al conducirse en forma parcial y favorecer a **********, al pasar por alto que en ningún momento éste acreditó que al solicitar su registro marcario tuviera la calidad de industrial, comerciante o prestador de servicios. V. Que la Sala omitió analizar la totalidad de argumentos hechos valer en el primer motivo de impugnación vertido en el escrito inicial, como lo son: Que en la obra titulada ‘Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial’ de **********, el autor al comentar el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, sostuvo que a diferencia de la abrogada Ley de Invenciones y Marcas que reconocía a favor de cualquier persona el derecho de registrar una marca, el ordenamiento legal citado en primer término lo restringe a los industriales, comerciantes y prestadores de servicios. Siendo que si bien, los tratadistas no tienen la verdad absoluta, son una fuente del derecho siempre y cuando se haga un estudio lógico-jurídico correcto. VI.Q. el referido autor ********** hace una acertada referencia a la Ley de Invenciones y Marcas (la cual en su artículo 100 permitía que cualquier persona, sin distingo, obtuviera un registro marcario), en comparación con la ley marcaria vigente (que puntualiza los sujetos susceptibles de obtener un registro marcario, como son comerciantes, industriales y prestadores de servicios, señalando que el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante el registro ante el instituto). VII.Q. la Sala no fundó ni motivó correctamente su resolución, pues interpretó indebidamente lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial. La promovente refiere, en su segundo concepto de impugnación, lo siguiente: I.Q. contrariamente a lo que determinó la responsable, es un hecho notorio que el registro marcario ********** constituye un nombre de uso común que designa en forma genérica a los productos que ampara y evidentemente si hay una relación directa entre los helados, paletas y productos similares tradicionales de ********** y **********, lo cual no requiere ser probado. II.Q. al momento de realizar la demanda de amparo, se localizaron a través de Internet dos páginas web en donde se advierte la utilización de la denominación **********. **********. De la cual se desprende que ********** es una empresa familiar que nace en ********** en los años cuarenta. **********. En la que se constata que ********** tuvo su origen

principios de los años cuarenta en la población de Tocumbo, **********. III.Q. el propio tercero perjudicado ha señalado que su empresa es de origen familiar y que está inmersa en el negocio de la industria del helado, nieves y paletas no únicamente ********** identificada como **********, pues es lógico comprender que lo que se vende en ellas es lo que interesa en sí. IV. Que contrariamente a lo que señaló la Sala responsable, sí hay una relación intrínseca y directa entre los conceptos de helados y paletas, con la denominación **********, esto es, la importancia de dicha marca es precisamente por los helados, nieves y paletas que ahí se venden, lo que es un hecho notorio e histórico y no sólo es una relación entre ********** y **********. V. Que la Sala minimizó y desestimó el contenido de las páginas 164, 165, 171, 172, 173, 183, 186 y 196 del libro intitulado ‘**********’ escrito por **********, al señalar que la marca ********** no se ha convertido en la designación usual o genérica de los productos que protege, pues dicho señalamiento es tendencioso, habla en pasado, como si los negocios y la tradición culinaria de los helados, paletas y nieves originarios de ********** ya no existiera, porque si es así, el tercero perjudicado no puede dolerse ni lamentarse ante instancia alguna si alguien utiliza sólo la denominación ********** sin agregarle **********. VI.Q. el tercero perjudicado ejerce acciones contra terceros para defender única y exclusivamente el uso de la denominación ********** y en forma secundaria **********, y la Sala da a entender que si no se acredita que el registro marcario ********** es genérico, en forma íntegra, la nulidad pretendida es improcedente, pasando por alto la parte esencial que integra la marca. VII.Q. es un hecho notorio histórico-cultural que la denominación ********** está relacionada con todo lo concerniente a la industria de helados, nieves y paletas tradicionales de **********, y se ha utilizado así por décadas, por diversos pobladores y personas, por lo menos desde mil novecientos cuarenta, y un hecho notorio que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles no amerita prueba. VIII.Q. no obstante que se ofreció el libro intitulado **********, la Sala minimizó la labor del autor, diciendo que sólo se hace alusión a una relación entre **********, pasando por alto que lo destacable de esas ********** es lo que se vende ahí y por lo que son relevantes, los helados, paletas y nieves tradicionales por su elaboración. IX. Que el libro fue apoyado por el propio gobierno de **********, sin embargo, la Sala estimó que éste contiene opiniones personales, siendo que de la página oficial electrónica del Instituto Nacional de Antropología e Historia se advierte la importancia del libro en cuestión, así como la de la denominación **********, máxime que es la institución especializada y conocedora de la historia de México. Esto es, el referido instituto reconoce la importancia del libro citado y avala su contenido, incluso, premiándolo por la investigación ahí contenida, lo que constituye un hecho notorio, y la cual revela que ********** surgió en los años cuarenta e identifica a las nieves y paletas tradicionales por su sabor (no cualquier tipo de nieve o paleta) sino de frutas como mango, mamey y zapote y que forman parte de la tradición gastronómica y son un icono de identidad nacional. X. Que es un hecho notorio el uso común de la denominación ********** en la industria de las paletas, helados y nieves y todo lo relacionado con esos postres tradicionales y pese a ello, la naturaleza del hecho notorio ha sido desvirtuada, sin embargo, la Sala sigue pretendiendo que ese hecho sea acreditado, lo cual es insólito, máxime que un hecho notorio adquiere tal calidad por evidente, lo que está exento de prueba. La promovente sustentó lo anterior, en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro: ‘HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR.’. XI.Q. existen diversos enlaces o links disponibles que refieren la generalidad de la denominación **********, como son: **********, **********, **********, ********** (éste habla precisamente sobre ********** como marca huérfana), **********. **********. XII.Q. si a nivel internacional ********** ha sido ampliamente reconocida y sujeta de estudio por personas de otros países, es inusitado que no se reconozca la calidad de hecho notorio en nuestro país, máxime que cualquier persona de mediano conocimiento en México conoce las paletas, nieves y helados de **********, porque forman parte de nuestra cultura mexicana, así como las roscas de reyes, el pan de muerto, los chiles en nogada, el mole poblano, por tanto, podríamos registrar como marca el mole poblano, los tamales oaxaqueños, los chiles en nogada, el pan de muerto, los zarapes de Saltillo, el cabrito de Nuevo León, además, a todas se le podría agregar el calificativo natural. XIII.Q. el hecho de que la denominación ********** sea de uso común en la industria y comercialización de los helados, paletas y nieves típicas de ********** ya por varias décadas, ello reviste la calidad de hecho notorio histórico que no requiere prueba, pues forma parte de la cultura del país. La quejosa sustentó lo anterior en los siguientes criterios: ‘HECHOS HISTÓRICOS, PRUEBA INNECESARIA DE LOS.’. ‘HECHOS NOTORIOS. CONDICIONES QUE NORMAN LA FACULTAD LEGAL DE LOS JUZGADORES PARA INVOCARLOS.’, ‘HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.’. XIV. Que la Sala hace una declaración tácita de monopolización de la denominación ********** a favor de ********** quien se escuda a través del registro marcario **********. XV. Que ********** es de uso común en la industria de todo lo relacionado con paletas, helados, nieves y aguas apegadas a la tradición de Tocumbo y otros poblados **********, desde hace varias décadas, cuando menos desde los años cuarenta, incluso antes de que naciera el tercero perjudicado, lo cual está documentado históricamente y constituye un hecho notorio. XVI.Q. el ahora tercero interesado no está defendiendo su marca en forma íntegra sino la parte esencial, que es **********, tan es así, que ha procedido contra diversas personas a las que les atribuye su uso. XVII.Q. el presente asunto reviste especial importancia porque son muchas las personas en el país que se encuentran afectadas porel aprovechamiento ilícito del tercero perjudicado, al hacer propia la denominación ********** tras la sombra de marcas con características compuestas como **********, en aras de acoger primordialmente ********** y con base sólo en esta última tratar de sorprender a las autoridades. XVIII.Q. dada la relevancia del asunto solicita, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, último párrafo, constitucional y 182 de la Ley de Amparo, se proponga el conocimiento del asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estudio. Como quedó señalado en la parte inicial del presente considerando, los argumentos sintetizados son fundados en una parte, que es suficiente para conceder el amparo solicitado, en atención a las consideraciones que se vierten a continuación. En primer lugar, es necesario destacar que, como se señaló en el primer considerando de la presente ejecutoria, el conocimiento del presente asunto compete a este Tribunal Colegiado, considerando innecesario remitir los autos al Máximo Tribunal, pues no se actualiza ningún supuesto para tal efecto, ya que no se trata de un juicio de amparo directo que por su interés y trascendencia así lo amerite. A efecto de analizar el asunto que nos ocupa, se estima conveniente destacar lo siguiente: **********, solicitó la declaración administrativa de nulidad del registro marcario **********, cuyo titular es **********, haciendo valer básicamente tres cuestiones, a saber: I.Q. se actualiza la causal de nulidad derivada del artículo 151, fracción I, en relación con el artículo 87, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial, en razón de que ********** no acreditó, al solicitar el registro marcario en comento, el carácter de industrial, comerciante o prestador de servicios. II.Q. debe declararse la nulidad del registro marcario en comento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 151, fracción III, en relación con el artículo 113, fracción III, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial, en atención a que el registro se otorgó con base en datos falsos contenidos en la solicitud de registro, concretamente en la fecha de primer uso. III.Q. es procedente determinar la nulidad del registro marcario ********** **********, en términos de lo dispuesto por el artículo 151, fracción I, en relación con el artículo 90, fracción II, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial, en virtud de que éste contiene palabras que en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales se ha convertido en la designación usual o genérica de los helados y paletas comestibles. Por resolución contenida en el oficio número PI/S/2009/005110 de veinte de marzo de dos mil nueve con número de folio 5110, relativo al expediente **********, la subdirectora divisional de Prevención de la Competencia Desleal de la Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, dependiente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, declaró improcedente la solicitud de nulidad formulada en vía de reconvención del registro marcario ********** otorgado a favor de ********** al considerar, básicamente, que: -I. El artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial no es propiamente una causal de nulidad, sino una disposición genérica que señala quiénes pueden hacer uso de una marca, además de que dicho precepto no establece como condición para la obtención de un registro marcario que su solicitante sea industrial, comerciante o prestador de servicios. II.Q. la denominación ********** no constituye un nombre de uso común, dado que éste no es un término necesariamente alusivo a los helados y paletas comestibles. Inconforme, el demandante promovió juicio de nulidad en el que alegó, esencialmente: I.Q. los artículos 151, fracción I, en relación con el numeral 87, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial, sí prevén una verdadera causal de nulidad en la que era necesario que el solicitante del registro marcario acreditara ser industrial, comerciante o prestador de servicios, lo que no aconteció en la especie. II.Q. la denominación ********** se ha convertido en la designación genérica de los helados y paletas comestibles. La Sala responsable en la sentencia reclamada, determinó: I.Q. el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial no contempla una causal de nulidad ni contempla como requisito necesario para la obtención de un registro marcario, que la persona que lo solicite acredite la calidad de industrial, comerciante o prestador de servicios, y II.Q. contrariamente a lo que señala la actora, a las paletas y helados comestibles no se les denomina de manera genérica como **********. Es importante destacar que este Tribunal Colegiado se ocuparía, en su caso, del análisis de las dos causales de nulidad hechas valer por la actora, ahora quejosa, que fueron objeto de estudio por parte de la Sala responsable, pues la diversa causal, relativa a que ‘debe declararse la nulidad del registro marcario en comento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 151, fracción III, en relación con el artículo 113, fracción III, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial, en atención a que el registro se otorgó con base en datos falsos contenidos en la solicitud respectiva, concretamente en la fecha de primer uso’, no fue objeto de impugnación en el juicio de origen del que deriva el presente juicio, motivo por el cual este Tribunal Colegiado, en atención a que el juicio de amparo en materia administrativa es de estricto derecho, no está en aptitud de analizarla. En esos términos, por cuestión de técnica jurídica, se procede a examinar las consideraciones vertidas por la Sala responsable, así como el concepto de impugnación hecho valer en relación con la causal de nulidad expuesta por la demandante, ahora quejosa, derivada del artículo 151, fracción I, en relación con el artículo 87, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial, cuyos numerales, a la letra establecen: (se transcriben). De los numerales transcritos se desprende: I.Q. el registro de una marca será nulo cuando se haya otorgado en contravención a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial o las que hubieren estado vigentes en la época de su registro. II.Q. pueden hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten los industriales, comerciantes o prestadores de servicio. III.Q. el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. De igual forma, en relación con la solicitud de un registro marcario, los artículos 113, fracción V, de la Ley de la Propiedad Industrial, en relación con el artículo 5, fracción II, del Reglamento de dicho ordenamiento legal, establecen: (se transcriben). De lo expuesto se advierte que contrariamente a lo señalado por la Sala responsable, el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial al contemplar quiénes pueden hacer uso de las marcas en la industria, así como la obtención de un uso exclusivo de éstas, en relación con los productos, como acontece en la especie, delimita implícitamente a los sujetos que pueden obtener un registro marcario, como son los industriales, comerciantes o prestadores de servicios. Estimar lo contrario implicaría que cualquier persona pudiera obtener un registro marcario y hacer uso de él, lo cual es contrario a la naturaleza de éste. Corrobora lo anterior, el hecho de que en el formato oficial IMPI-00-001 relativo a la solicitud de registro de marca, se precise del domicilio del establecimiento, esto es, si dicho dato es necesario para solicitar el registro marcario, es inconcuso que implícitamente el solicitante del registro de una marca para productos, debe tener la calidad de industrial, comerciante o prestador de servicios, pues son quienes pueden contar con un establecimiento. En esos términos, contrario a lo que señaló la Sala responsable, el artículo 151, fracción I, en relación con el artículo 87, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial, contemplan de manera implícita una causal de nulidad, consistente en que será nulo un registro marcario, para el rubro de productos, cuando se haya otorgado en contravención al artículo 87 de dicho ordenamiento legal, esto es, cuando el solicitante de un registro marcario no haya justificado su calidad de industrial, comerciante o prestador de servicios. Cabe destacar que es evidente que el solicitante de una marca debe justificar, como requisito previo a su registro, la calidad de industrial, comerciante o prestador de servicios, toda vez que son éstos los sujetos quienes estarán en aptitud de comercializar la marca, que es realmente el objetivo de tal registro. Siguiendo con ese orden de ideas, de acuerdo con lo establecido por el artículo 3o. del Código de Comercio, la calidad de comerciante de las personas se adquiere por la concurrencia de dos elementos, a saber: que dichas personas con capacidad legal ejerzan actos de comercio, y que tales actos sean realizados de manera ordinaria; este último elemento se traduce en ejecutar actos de comercio de un modo habitual, reiterado o repetido, haciendo de esa actividad mercantil el verdadero ejercicio de una profesión. Adicionalmente, la doctrina mayormente aceptada en nuestro sistema jurídico, refiere a un tercer requisito para que se dé el carácter de comerciante en las personas, a saber: que el acto de comercio se realice en nombre propio y no a cuenta de un tercero. Cabe destacar que ********** solicitó la declaración de nulidad del registro marcario, al señalar que ********** no demostró que al requerir el registro marcario ********** tenía la calidad de industrial, comerciante o prestador de servicios, prevista por la ley para tal efecto. Del expediente administrativo ********** que obra en copia certificada en un tomo por separado, se desprende, específicamente a fojas 116 y de la 141 a la 154, que ********** a fin de justificar su calidad de industrial, comerciante o prestador de servicios, exhibió las siguientes documentales: A) La constancia de registro en el Registro Federal de Contribuyentes, expedida por el Servicio de Administración Tributaria el treinta de julio de dos mil ocho, en la que se señala como fecha de inicio de operaciones la del tres de mayo de mil novecientos noventa. B) La escritura pública número ********** levantada el cuatro de octubre de dos mil, ante el Notario Público Número Setenta y Ocho del Estado de Oaxaca, en donde se hace constar el contrato de sociedad que otorgan los señores ********** y ********** respecto de la sociedad **********, cuyo objeto será, entre otros, la fabricación, compraventa, importación y exportación de paletas, nieves, helados, aguas preparadas naturales, envasadas y a granel, así como sus insumos y envases. C) La constancia de apertura de establecimiento, expedida el veinticuatro de octubre de dos mil tres por la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca, de donde se advierte la apertura de la ********** y nevería ********** el primero de enero de dos mil tres, cuyo propietario es **********. De las referidas documentales se desprende que en ningún momento ********** demostró que conjuntamente con la solicitud del registro marcario en comento (doce de septiembre de dos mil), haya acreditado su calidad de industrial, comerciante o prestador de servicios. En efecto, con el acta constitutiva de ********** lo único que se acredita es que desde el cuatro de octubre de dos mil, ********** es socio conjuntamente con ********** de la empresa que se dedica, entre otras cosas, a la fabricación, compraventa, importación y exportación de paletas, nieves, helados, aguas preparadas naturales, envasadas y a granel, así como sus insumos y envases, no así, que al presentar la solicitud del registro marcario ********** haya demostrado tener la calidad referida, máxime que no se adquiere el carácter de comerciante por el solo hecho de ser socio o accionista o desempeñar cargos de administración, gerente, factor o dependiente de una sociedad mercantil. Por otra parte, con la constancia de apertura del establecimiento **********, cuyo propietario es **********, se demuestra que el veinticuatro de octubre de dos mil tres, esto es, con posterioridad al otorgamiento del citado registro, se le autorizó el inicio de operaciones de la ********** y nevería **********, empero con ello no se justifica que al solicitar el registro marcario aludido haya acreditado la calidad referida. Finalmente, la constancia de registro en el Registro Federal de Contribuyentes expedida por el Servicio de Administración Tributaria el treinta de julio de dos mil ocho, tampoco demuestra que al solicitar el registro marcario haya demostrado su calidad de industrial, comerciante o prestador de servicios, máxime que ésta también fue expedida con posterioridad al otorgamiento del citado registro. En atención a lo expuesto, asiste razón a la quejosa al señalar que el artículo 151, fracción I, en relación con el artículo 87, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial, contemplan implícitamente la causal de nulidad relativa a que será nulo un registro marcario relativo a productos, cuando se haya otorgado en contravención al artículo 87 de dicho ordenamiento legal, esto es, cuando el solicitante de un registro marcario no haya justificado su calidad de industrial, comerciante o prestador de servicios, y en la especie, **********, ahora tercero perjudicado, no justificó en el procedimiento de origen, que al solicitar el registro marcario ********** haya demostrado tener tal calidad, motivo por el cual procedía declarar la nulidad del registro marcario aludido. En esos términos, al resultar esencialmente fundado el concepto de violación analizado, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, emita una nueva determinación en la que, tomando en consideración que el artículo 87 en relación con el artículo 151, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial de manera implícita, contempla la causal de nulidad relativa a que el solicitante de un registro marcario, relativo a productos, debe acreditar su calidad de industrial, comerciante o prestador de servicios, y que en el caso que nos ocupa ********** no justificó en el procedimiento administrativo, ni en el juicio de nulidad, que al solicitar el registro marcario ********** acreditó tal calidad, resuelva lo que en derecho proceda. En virtud de lo anterior, al haber resultado fundado el argumento aludido, el cual fue suficiente para conceder el amparo solicitado, se estima innecesario el estudio de los restantes argumentos vertidos por la impetrante de garantías en sus conceptos de violación, pues su análisis a ningún fin práctico conduciría, pues cualquiera que fuera su resultado no modificaría la decisión asumida ...

Por otra parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el once de mayo de dos mil once el juicio de amparo número **********, sostuvo, en lo que interesa para el asunto, lo siguiente:

... SEXTO. Los conceptos de violación son infundados. En principio, no asiste razón a la parte quejosa, por considerarse que la Sala responsable no infringió la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional, en tanto que interpretó de manera correcta lo dispuesto en los numerales 87, 151, fracción I y 199 de la Ley de la Propiedad Industrial. En principio, no asiste razón a la parte quejosa, por considerarse que la Sala responsable no infringió la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional, en tanto que interpretó de manera correcta lo dispuesto en los numerales 87, 151, fracción I y 199 de la Ley de la Propiedad Industrial. Los artículos de mérito disponen: (se transcriben). Con relación a las hipótesis normativas que prevén los dos primeros artículos citados (registro marcario otorgado en contravención a las disposiciones jurídicas aplicables), en el considerando tercero de la sentencia reclamada la Sala responsable desestimó el primer concepto de anulación y los alegatos relativos por considerar, en primer lugar, que el argumento de la actora era improcedente porque si su pretensión era evidenciar que la marca **********, asignada al tercero ********** no se encontraba en uso por su titular, entonces la Sala señaló que el enjuiciante debió haber ejercitado la acción de caducidad prevista en el artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial, no así la diversa de nulidad que establece el diverso 151, fracción I, de la citada ley; además, la juzgadora afirmó que el numeral 87 de ese ordenamiento, propiamente no establecía una causal de nulidad con relación a la fracción I del artículo 151 de la disposición citada. En ese aspecto, la Sala especializada determinó que el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, únicamente establecía quiénes pueden hacer uso de marcas y que el derecho a su uso exclusivo se adquiría mediante registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, sin prever dicha disposición legal, como requisito necesario para la obtención del registro marcario, que la persona que lo solicitara acreditara la calidad de industrial, comerciante o prestador de servicios. Por ello, la Sala responsable resolvió que la autoridad demandada en la resolución impugnada no infringió los artículos 87, 151, fracción I y 199, primer párrafo, de la Ley de la Propiedad Industrial, pues reiteró que el artículo 87 de la citada ley no establecía propiamente una causal de nulidad con relación a la fracción I del artículo 151 de dicho ordenamiento legal, en tanto que la redacción del citado artículo 87 no establecía categóricamente como requisito para la obtención de un registro marcario que el solicitante fuera comerciante, industrial o prestador de servicios, pues en la ley de la materia existían disposiciones expresas al respecto, de ahí que esa norma legal debía interpretarse de manera genérica cuyo objeto era fijar los parámetros de las marcas según su naturaleza y servir de elementos distintivos de los productos o servicios utilizados por los comerciantes, industriales y prestadores de servicios, pero no como requisito forzoso para la obtención del registro o uso de una marca. Con relación a la forma oficial IMPI 00 006 utilizada para solicitar el registro de una marca, la Sala de origen resolvió que si bien en el inciso 20 de esa forma se pedía la ubicación o domicilio del establecimiento, ello de modo alguno implicaba que el solicitante debía acreditar la calidad de industrial, comerciante o prestador de servicios como requisito expreso para obtener un registro marcario, por lo que la Sala del conocimiento reiteró que el citado artículo 87 no contemplaba propiamente una causal de nulidad derivada de la aplicación de la fracción I del artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial. Sobre el particular, la Sala especializada afirmó que: ‘... lo establecido por el precepto en cuestión es una premisa de carácter genérico, cuyo punto toral es el uso libre de las marcas por quien así las detente, siendo que para obtener un uso exclusivo debe hacerse a través de un registro expresamente reconocido a favor de su titular, siendo natural que quienes generalmente ocupan las marcas sean las personas dedicadas al ámbito comercial (industriales, comerciantes, prestadores de servicios, entre otros), mas ello no implica que esto sea una disposición de carácter restrictivo, pues ello a su vez implicaría un trato desigual hacia las demás personas en términos jurídicos; de ahí que no se pueda afirmar de forma categórica que únicamente los industriales, comerciantes y prestadores de servicios, puedan tener acceso al uso de las marcas y a la obtención de su registro, máxime cuando se ha señalado que éste no es un requisito para la obtención del registro marcario, siendo que existen disposiciones expresas dentro de laley marcaria que regulan este aspecto. ... Igualmente, tampoco trasciende el argumento relativo a que el formato IMPI 00 006 no solamente requiere proporcionar un solo domicilio, sino que deben proporcionarse tres domicilios, a saber: domicilio del primer solicitante, domicilio del apoderado y domicilio del establecimiento; pues como se ha señalado, esto en nada interfiere con el supuesto requisito que la hoy actora advierte se deriva del numeral 87 de la Ley de la Propiedad Industrial pues aun así lo establecido en el numeral 87 citado, no debe interpretarse como un requisito, en virtud de las argumentaciones antes precisadas, mismas que en obvio de repeticiones, se solicita se tengan por reproducidas como si a la letra se insertaran. En cuanto a los hechos notorios, la juzgadora determinó que al no ser aplicable el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial en la forma solicitada por la actora, entonces era improcedente la invocación de hechos notorios en el caso. Sobre el aspecto doctrinario, la Sala del conocimiento resolvió que si bien éste puede llegar a constituir una fuente de derecho, también lo es que la misma no puede regir si es contraria a lo expresamente previsto por la norma legal y a los principios generales de derecho, pues de interpretar en forma restrictiva el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, implicaría desconocer los diversos supuestos del interés legítimo de una persona para obtener una marca a su favor, sin necesidad de ser comerciante, industrial o prestador de servicios, interpretación que sería contraria a los principios de equidad e igualdad ante la ley. Precisado lo anterior, se considera que son infundados los argumentos defensivos de la agraviada que hace valer en su primer concepto de violación, en razón de que es acertada la decisión de la Sala responsable al interpretar el artículo 87 en relación con el diverso 151, fracción I, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial. En efecto, contrario a lo que argumenta la quejosa, el primer precepto legal no prevé de modo alguno que la persona que solicita un registro marcario necesariamente deba tener la calidad de industrial, comerciante o prestador de servicio (sic) respecto de dicha marca, sino que únicamente señala que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten, considerando su uso exclusivo mediante registro en el instituto. Lo anterior es así, pues en la exposición de motivos relativa se precisó que: ‘B. Modificaciones en materia de marcas. Para proteger adecuadamente las marcas que se han hecho famosas en los círculos comerciales del país e impedir el uso indebido de las mismas y la comisión de actos de competencia desleal que se traducen en un engaño al consumidor, se define el concepto de notoriedad de una marca por el conocimiento de la misma en un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país como consecuencia de las actividades comerciales que se realicen en el territorio nacional o en el extranjero, así como por el conocimiento de la marca notoria en el territorio nacional debido a la promoción y publicidad de la misma. Para evitar demandas por falta de uso en el pasado, que afecten a una marca que se ha venido usando en forma ininterrumpida durante los últimos tres años, se aclara que el supuesto para que opere la caducidad de una marca se da únicamente cuando la falta de uso se haya presentado durante los tres años inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad. Se reconoce el derecho al uso del nombre, denominación o razón social de una persona física o moral para aplicarlo a los productos que elabore, distribuya o a los servicios que preste, por lo que se precisa que el derecho exclusivo que confiere el registro de una marca no producirá efecto contra dicha persona siempre que ese uso del nombre, denominación o razón social no genere confusión con respecto a los productos o servicios a los que se apliquen un homónimo ya registrado como marca o publicado como nombre comercial.’. Por tanto, como acertadamente lo resolvió la juzgadora, el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial no constituye propiamente una causal de nulidad como lo dispone el diverso 151, fracción I, de la citada ley, pues la primera disposición legal debe interpretarse textualmente y no de manera sistemática con relación a la ley de la materia y su reglamento, como pretende la agraviada. Al caso, se cita la jurisprudencia 87/2005 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 789, Tomo XXII, julio de 2005, Materia Constitucional, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: ‘INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LA LEY. SUS LÍMITES.’ (se transcribe). Del mismo modo, se cita la tesis aislada LXXII/2004 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 234, Tomo XIX, junio de 2004, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: ‘INTERPRETACIÓN DE LA LEY. SI SU TEXTO ES OSCURO O INCOMPLETO Y NO BASTA EL EXAMEN GRAMATICAL, EL JUZGADOR PODRÁ UTILIZAR EL MÉTODO QUE CONFORME A SU CRITERIO SEA EL MÁS ADECUADO PARA RESOLVER EL CASO CONCRETO.’ (se transcribe). Lo anterior es así, porque la Ley de la Propiedad Industrial y su reglamento señalan los requisitos para la solicitud de un registro marcario, en el cual no aparece la condicionante relativa a que la persona solicitante necesariamente deba acreditar la calidad de industrial, comerciante o prestador de servicio (sic) respecto de dicha marca. De la Ley de la Propiedad Industrial: ‘Artículo 113.’ (se transcribe). ‘Artículo 114.’ (se transcribe). ‘Artículo 121.’ (se transcribe). Del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial: ‘Artículo 5o.’ (se transcribe). ‘Artículo 6o.’ (se transcribe). ‘Artículo 56.’ (se transcribe). En ese contexto, se reitera que el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial prevé únicamente quiénes pueden hacer usos (sic) de marcas y no establece como condición para la obtención de un registro marcario que su solicitante sea necesariamente un industrial, comerciante o prestador de servicios, ya que existe norma expresa en dicho ordenamiento legal, así como en su reglamento que indican cuáles son los requisitos de fondo y forma para la obtención de un registro marcario. Por tanto, la definición clara y expresa del artículo 87 de la ley de mérito que señala que el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro, no es sino una consecuencia lógica y jurídica de que al haberse cumplido con todos y cada uno de los requisitos de la ley, se obtienen un derecho. En razón de lo anterior, resultan infundados los argumentos defensivos de la quejosa, en tanto que se estima que la Sala especializada interpretó correctamente el texto del artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, el cual no prevé requisito alguno para solicitar el registro de una marca, por tanto, debe estarse a las disposiciones legales y reglamentarias del caso para obtener el registro de (sic) marcario, entre ellos, la forma oficial IMPI 00 006, cuyo llenado de datos por sí mismo no inválida de manera automática el trámite respectivo, pues en todo caso, se estará a la prevención o determinación que realice la autoridad respectiva de dicha solicitud. Del mismo modo, se considera que es correcta la decisión de la Sala de origen al señalar que en todo caso el actor debió ejercer la acción de caducidad prevista en el artículo 152 de la Ley de la Propiedad Industrial, respecto del no uso de la marca ********** asignada al tercero ********** y no la causal de nulidad derivada del artículo 151, fracción I, de la ley de la materia, en tanto que el diverso 87 de la citada ley no es propiamente una causal de nulidad. En otro orden de ideas, en el considerando cuarto del fallo reclamado, la Sala especializada desestimó el segundo concepto de anulación y los alegatos relativos, en primer lugar, porque consideró que la prueba documental privada ofrecida por la actora, consistente en copia certificada de la carátula, portada, contraportada y las páginas 164, 165, 171, 172, 173, 183, 186 y 196 del libro intitulado ********** escrito por ********** y editado por ********** y el Gobierno del Estado de **********, México 2006, valorada en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, solamente probaba hechos para su autor, pero no que la denominación ********** fuera una designación recurrente para identificar productos consistentes en paletas, helados y nieves, tampoco que la marca ********** se haya convertido en una designación usual o genérica de los productos que protege, es decir, a los helados comestibles, pues a éstos no se les denomina de manera genérica en el comercio para su venta como ‘**********’. La Sala especializada determinó que la actora no ofreció otros medios de prueba para acreditar fehacientemente que al momento de otorgarse el registro marcario ********** el mismo fuera un nombre de uso común de los productos para los cuales fue registrada. La Sala de origen insistió que la prueba documental privada solamente era una apreciación de su autor en el sentido de que la denominación ‘**********’ se había convertido en la designación más popular que caracterizaba a los negocios de los paleteros tocumbenses, pero no que la marca ********** se haya convertido en la designación usual o genérica de los productos que protege, por tanto, señaló que era correcta la determinación de la autoridad demandada de negar la declaración administrativa de nulidad de la marca **********, en términos de lo dispuesto por el artículo 90, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial. La Sala responsable determinó que podía considerarse como hecho notorio que la denominación ********** se hubiera convertido en la designación usual o genérica de helados comestibles, pues no era de dominio público que a los helados comestibles se les denominara de forma genérica en el comercio como ‘**********’ y menos aún **********. Con relación a la prueba presuncional, la juzgadora definió qué debía entenderse por hecho notorio y resolvió que al momento de otorgarse el registro marcario ********** tenía que partir de un hecho cierto y conocido, lo que no ocurrió en la especie por lo anteriormente señalado. Del mismo modo, la Sala especializada determinó que era inoperante el argumento defensivo de la actora consistente en que el titular del registro marcario ********** no fue quien la creó ni la volvió exitosa, en tanto que no acreditó su afirmación. Finalmente, la Sala señaló que si bien en términos del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo es ampliamente conocido el término ********** para referirse a establecimientos que ponen a la venta del público consumidor productos tales como **********, lo cierto era que ello resultaba insuficiente para afirmar que la denominación ********** y menos aún ********** fueran sinónimos o equivalentes de ‘helados comestibles’ o bien, sirvieran para identificar invariablemente a dichos productos o algunas de sus características, pues en todo caso, se identificaba a una empresa ampliamente conocida que dedicada a la comercialización de dichos productos, lo que era válido en términos de los artículos 87, 88 y 89 de la Ley de la Propiedad Industrial, pues es coincidente con su objetivo, consistente en identificar al titular de una marca con los productos o servicios que ofrece en el comercio, en relación a sus demás competidores. Expuesto lo anterior, se consideran infundados los argumentos que contiene el segundo concepto de violación, particularmente porque la Sala especializada sí analizó y aplicó correctamente lo dispuesto en la fracción II del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, que establece: (se transcribe). Ello es así, pues la juzgadora otorgó valor probatorio a las pruebas ofrecidas por el entonces actor y resolvió que eran insuficientes para actualizar la hipótesis de nulidad que prevé la disposición legal señalada, decisión que se considera correcta. Lo anterior, considerando que este Tribunal Colegiado al fallar el amparo directo ********** en sesión de dos de febrero de dos mil once, con relación al registro marcario **********, resolvió que: (se transcribe). Así las cosas, es innegable que no se actualizó el supuesto de nulidad que prevé el precepto legal 90, fracción II, de la Ley de la Propiedad Industrial. Ahora bien, se considera infundado el argumento de la agraviada respecto a que la determinación de la Sala especializada violenta en su perjuicio el numeral 28 constitucional, en tanto que el régimen de propiedad intelectual es parte de lo que la Constitución prevé como legislación en materia económica que rige al mercado y, por ende, impacta a la actividad industrial. Ello es así, porque si bien la materia de propiedad intelectual tiene su origen regulatorio en el artículo 28 constitucional como una excepción límite a la libre concurrencia al mercado, cuya justificación es la eficiencia de los agentes económicos para conseguir mejores condiciones de abasto, calidad y precios para los consumidores con el fomento a la inventiva y creatividad, así como de la protección a los derechos de los consumidores, por lo que tiene una doble función; también lo es que el artículo 28 constitucional interactúa con diversas disposiciones que determinan el contexto general del régimen de libre concurrencia en los mercados, cuyo resultado final da lugar al sistema constitucional económico. Ciertas disposiciones establecen protección a la propiedad privada, la libertad empresarial y medidas de fomento al desarrollo económico, tal como se deduce de lo previsto en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, también existen los principios de libre mercado y libertad de trabajo que son la regla general, por lo que la intervención del Estado sólo se legitima para corregir fallas o abusos en tanto puedan ser una barrera e impedir el desarrollo; de esta manera, se advierte la existencia de conflictos que deben resolverse mediante la ponderación en casos particulares, buscando las soluciones que generen consecuencias más razonables en lo económico y social. Por tanto, si la protección que implica el privilegio, no funciona ni surte sus efectos, la patente, marca o el derecho de autor, como institución, pierde valor, al igual que la política de propiedad industrial e intelectual, por tanto, el derecho regulatorio -como un control del libre mercado y corrector de sus fallas- se debe enlazar y coordinar con la protección a la propiedad intelectual. De ahí que contrariamente a lo que sostiene la quejosa, no se trata de proteger monopolios sino que los distintos derechos que integran la propiedad industrial y confieren a su titular el derecho exclusivo a explotar económicamente el objeto sobre el que recaen, esto es, la característica de ‘exclusividad’ implica que cada uno de estos derechos origine un ámbito o un espacio que queda reservado tan sólo a su titular, lo cual conlleva, para los terceros, el correlativo deber de abstenerse de cualquier actuación que suponga invadir ese espacio reservado. Por esa razón, sin el consentimiento del titular de una marca, nadie puede introducir en el mercado los productos o los servicios distinguidos por la misma. Claramente se advierte que cada objeto sobre el que recae uno de estos derechos de exclusiva es un bien que queda sustraído al principio de la libre empresa. En estas condiciones, es infundado lo sostenido por la agraviada, en tanto que la protección a los derechos derivados de una marca, incluye la revisión de que no se concedan registros a aquellas que son similares en grado de confusión a otra ya registrada. Así, el registro de una marca tiene como objeto sancionar las prácticas de competencia desleal, especialmente orientadas hacia la tutela de las marcas más notorias o renombradas, donde se busca confundir, aprovechar, diluir, debilitar o asociar el prestigio de los signos acreditados; por tanto, impedir que otra persona física o moral haga uso de una marca registrada, no se traduce en un monopolio de dicha marca, sino de la protección del consumidor, para que no incurra en un error; razón para desestimar el argumento que sobre el particular se hace valer. Por último, es infundado el argumento defensivo de la quejosa respecto a la oportunidad y valoración de diversas páginas electrónicas, portales o links que como hecho notorio ofrece para demostrar las hipótesis de nulidad del registro marcario controvertido, pues las mismas no fueron exhibidas o mencionadas ante la Sala del conocimiento al momento de fallar el asunto. Por tanto, este Tribunal Colegiado no está facultado a admitir y valorar dichas pruebas en razón de que los artículos 78 y 169 de la Ley de Amparo establecen como regla general que en los juicios de amparo directo sólo deben tomarse en consideración las actuaciones de primera y segunda instancias (cuando el juicio natural se integra con ambas); sin embargo, esa regla debe aplicarse exclusivamente cuando la litis constitucional versa sobre violaciones cometidas por la autoridad responsable respecto a cuestiones que por su propia naturaleza deben ser apreciadas por dicha autoridad, pero la misma no tiene aplicación en casos en los que en la controversia se cuestione la apreciación de un hecho que oportunamente no se controvirtió ante la Sala responsable, como aconteció en el caso particular. En las relatadas circunstancias se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados ...

De dicha ejecutoria derivaron las tesis de rubros y datos siguientes:

"Registro: 161567

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Novena Época

"Tesis aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXXIV, julio de 2011

"Materia(s): Administrativa

"Tesis: I.7o.A.795 A

"Página: 2072

"MARCAS. EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL NO PREVÉ COMO REQUISITO PARA OBTENER SU REGISTRO QUE EL SOLICITANTE ACREDITE SU CALIDAD DE INDUSTRIAL, COMERCIANTE O PRESTADOR DE SERVICIOS EN RELACIÓN CON AQUÉLLAS. Los artículos 113, 114 y 121 de la Ley de la Propiedad Industrial y 5o., 6o. y 56 de su reglamento precisan categóricamente los requisitos y trámites que los particulares deben cumplir y seguir para registrar una marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Por ello, de la interpretación de dichas normas, en su sentido semántico, se colige que el numeral 87 del primer ordenamiento citado no prevé como requisito para obtener dicho registro que el solicitante acredite su calidad de industrial, comerciante o prestador de servicios en relación con la marca, ya que únicamente menciona quiénes podrán hacer uso de marcas en la industria, comercio o en los servicios que presten y que el uso exclusivo de éstas se obtiene a través del registro respectivo."

"Registro: 161568

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Novena Época

"Tesis aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXXIV, julio de 2011

"Materia(s): Administrativa

"Tesis: I.7o.A.796 A

"Página: 2071

MARCAS. AL NO CONSTITUIR EL USO EXCLUSIVO DE ÉSTAS UN REQUISITO MÁS QUE DEBA CUMPLIR EL PARTICULAR PARA OBTENER SU REGISTRO, NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL CUANDO EL SOLICITANTE NO ACREDITE SU CALIDAD DE INDUSTRIAL, COMERCIANTE O PRESTADOR DE SERVICIOS EN RELACIÓN CON ELLAS. El artículo 151, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial dispone: ‘El registro de una marca será nulo cuando: I. Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro’. Por su parte, el numeral 87del citado ordenamiento señala: ‘Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho al uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el instituto’. Así, esta última disposición prevé lo relacionado con el uso exclusivo de la marca en favor de los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, pero no establece requisito alguno respecto al registro de ésta; en consecuencia, al no constituir el uso exclusivo de la marca un requisito más que deba cumplir el particular para obtener su registro, no se actualiza la causal de nulidad prevista en la referida fracción I del numeral 151 cuando el solicitante no acredite su calidad de industrial, comerciante o prestador de servicios en relación con ellas, pues evidentemente el uso es una consecuencia legal y material del registro previamente autorizado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, aunque sí sea una condición para conservarlo, como se advierte del artículo 152 de la indicada ley.

Cabe significar que la circunstancia de que el criterio sustentado por uno de los mencionados Tribunales Colegiados de Circuito no haya integrado jurisprudencia y que el del otro de ellos no hubiese sido expuesto formalmente como tesis y, por ende, no exista la publicación respectiva en términos de lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, no es obstáculo para que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ocupe de la denuncia de la posible contradicción de tesis de que se trata, pues a fin de determinar su existencia, basta que se adopten criterios disímbolos, al resolver sobre un mismo punto de derecho.

Son aplicables a lo anterior, las jurisprudencias P./J. 27/2001 del Tribunal Pleno y 2a./J. 94/2000 de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se identifican y transcriben:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 27/2001

"Página: 77

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las S. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por S. de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XII, noviembre de 2000

"Tesis: 2a./J. 94/2000

"Página: 319

CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados.

Precisado lo anterior, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues ello constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe, en su caso, prevalecer como jurisprudencia.

Al respecto, es importante destacar que para que exista contradicción de tesis se requiere que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:

1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales, aunque no lo sean las cuestiones fácticas que las rodean; y,

2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.

Por tanto, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo a su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que los rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.

En ese sentido se pronunció el Tribunal en Pleno de este Alto Tribunal en la jurisprudencia P./J. 72/2010, que a continuación se identifica y transcribe:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXXII, agosto de 2010

"Tesis: P./J. 72/2010

"Página: 7

CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las S. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.

Ahora bien, el análisis de las ejecutorias transcritas en el considerando anterior, en lo conducente, pone de relieve que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados se enfrentaron a una misma problemática consistente en determinar si el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial constituye propiamente una causal de nulidad como lo dispone el numeral 151, fracción I, de la ley aludida.

Ante tal problemática, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró, en lo sustancial, que el artículo 151, fracción I, en relación con el artículo 87, ambos de la Ley de la Propiedad Industrial, contemplan implícitamente la causal de nulidad relativa a que será nulo un registro marcario relativo a productos, cuando se haya otorgado en contravención al artículo 87 de dicho ordenamiento legal, esto es, cuando el solicitante de un registro marcario no haya justificado su calidad de industrial, comerciante o prestador de servicios.

En efecto, el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial al contemplar quiénes pueden hacer uso de las marcas en la industria, así como la obtención de un uso exclusivo de éstas, en relación con los productos, delimita implícitamente a los sujetos que pueden obtener un registro marcario, como son los industriales, comerciantes o prestadores de servicios. Estimar lo contrario implicaría que cualquier persona pudiera obtener un registro marcario y hacer uso de él, lo cual es contrario a la naturaleza de éste.

Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ante la referida cuestión, estimó, esencialmente, que el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial no prevé de modo alguno que la persona que solicita un registro marcario necesariamente deba tener la calidad de industrial, comerciante o prestador de servicios respecto de dicha marca, sino que únicamente señala que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten, considerando su uso exclusivo mediante registro en el instituto.

El órgano colegiado indicado determinó que el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial no establece como condición para la obtención de un registro marcario que el solicitante acredite la calidad de industrial, comerciante o prestador de un servicio, dado que los requisitos de fondo y forma establecidos para tal efecto, se encuentran contenidos expresamente en los numerales 113, 114 y 121 del ordenamiento invocado, en relación con los diversos 5, 6 y 56 de su reglamento. Por ello, el artículo analizado no puede constituir una causal de nulidad que actualice el supuesto previsto en el artículo 151, fracción I, de la propia legislación, pues dicho precepto no constriñe en forma alguna a los sujetos interesados a justificar desde el momento de la presentación de la solicitud respectiva su carácter de industrial, comerciante o prestador de servicios.

En esa tesitura, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes examinaron una hipótesis jurídica esencialmente igual, y llegaron a conclusiones diferentes, pues mientras uno de ellos sostiene que el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, al contemplar quiénes pueden hacer uso de una marca, así como el otorgamiento de su uso exclusivo, delimita en forma implícita a los sujetos susceptibles de obtener tal registro, como son los industriales, comerciantes o prestadores de servicios, razón por la cual, el numeral referido, en relación con lo dispuesto en el diverso 151, fracción I, del propio ordenamiento contempla una causa objetiva para obtener la nulidad de un registro marcario; otro considera que el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial no establece como condición para la obtención de un registro marcario que el solicitante acredite la calidad de industrial, comerciante o prestador de un servicio, dado que los requisitos de fondo y forma establecidos para tal efecto, se encuentran contenidos expresamente en los numerales 113, 114 y 121 del ordenamiento invocado, en relación con los diversos 5, 6 y 56 de su reglamento. Por ello, el artículo analizado no puede constituir una causal de nulidad que actualice el supuesto previsto en el artículo 151, fracción I, de la propia legislación, pues dicho precepto no constriñe en forma clara alguna a los sujetos interesados a justificar desde el momento de la presentación de la solicitud respectiva su carácter de industrial, comerciante o prestador de servicios.

En ese contexto, queda de manifiesto que existe la contradicción de criterios denunciada, cuyo punto concreto a dilucidar consiste en determinar si el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial constituye propiamente una causal de nulidad como lo dispone el numeral 151, fracción I, de la ley aludida.

Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En aras de informar su sentido, es pertinente señalar, en primer lugar, que la Ley de la Propiedad Industrial tiene, entre otros objetivos: establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos (producción, distribución o comercialización); propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores; la protección de la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de marcas, patentes de invención, avisos comerciales y secretos industriales, así como la prevención de actos que atentan contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma, estableciendo las sanciones y penas correspondientes.

Así se desprende del texto de su artículo 2o., que dispone lo siguiente:

"Artículo 2o. Esta ley tiene por objeto:

"I. Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos;

"II. Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos;

"III. Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores;

"IV. Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles;

"V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de patentes de invención; registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; declaración de protección de denominaciones de origen, y regulación de secretos industriales;

"VI. Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos, y

VII. Establecer condiciones de seguridad jurídica entre las partes en la operación de franquicias, así como garantizar un trato no discriminatorio para todos los franquiciatarios del mismo franquiciante.

Ahora, dentro de los actos, que pueden atentar contra la propiedad industrial o que constituyen competencia desleal relacionada con la misma, el diverso numeral 129 de la Ley de la Propiedad Industrial refiere, entre otras cuestiones, la prohibición o regulación del uso de marcas registradas o no, en los supuestos siguientes:

"Artículo 129. El instituto podrá declarar el registro y uso obligatorio de marcas en cualquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas, registradas o no, de oficio o a petición de los organismos representativos, cuando:

"I. El uso de la marca sea un elemento asociado a prácticas monopólicas, oligopólicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en la producción, distribución o comercialización de determinados productos o servicios;

"II. El uso de la marca impida la distribución, producción o comercialización eficaces de bienes y servicios, y

"III. El uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional y mientras dure ésta, la producción, prestación o distribución de bienes o servicios básicos para la población.

La declaratoria correspondiente se publicará en el Diario Oficial.

En tanto, los artículos 130, 136, 139 y 141 de la referida ley sancionan la inactividad en el uso de una marca y autoriza al titular de una marca la concesión mediante convenio o licencia a una o más personas para que hagan uso de una marca, en los términos siguientes:

"Artículo 130. Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres años consecutivos inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el uso de la misma, tales como restricciones a la importación u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la marca."

"Artículo 136. El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros."

"Artículo 139. Los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario deberán ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca. Además, esos productos o el establecimiento en donde sepresten o contraten los servicios, deberán indicar el nombre del usuario y demás datos que prevenga el reglamento de esta ley."

Artículo 141. El uso de la marca por el usuario que tenga concedida licencia inscrita en el instituto, se considerará como realizado por el titular de la marca.

En este contexto, las marcas se protegen por la ley atento a dos consideraciones principales; la primera, para garantizar las actividades económicas de la industria y del comercio contra la competencia desleal y, la segunda finalidad consiste en la protección al público consumidor por cuanto a que la marca hace distinguir entre productos similares, y permite a dicho consumidor conocer la procedencia de los artículos que demanda.

Ahora bien, la propia ley en su artículo 88 precisa que por marca debe entenderse todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado; de lo que se sigue como requisito para que determinado signo se considere como marca, requiere que sea distintivo, porque de no revestir esta particularidad puede legalmente rehusarse su registro; es decir, para efectos del registro de una marca, ésta debe poseer cierta particularidad que la haga distinta de entre las demás que fluyen en el mercado o que estén registradas.

De esta manera, para que proceda la protección legal de un signo que ampare un producto o servicio como marca, éste debe ser distinto a los de su misma clase o especie.

En este sentido, es de considerarse que la principal función que desempeña una marca, es la de servir como elemento de identificación de los respectivos satisfactores que genera el sistema económico productivo, a fin de que el consumidor pueda seleccionar el de su preferencia, de tal manera que la protección de una marca se limita a salvaguardar el uso de ésta. Por ello, se sostiene, que los fines del registro marcario atienden a la protección de intereses económicos de los titulares, del consumidor, y a la sana práctica comercial, como objeto de la ley que protege la propiedad industrial, según su artículo 2o.

Precisado lo anterior, es importante señalar que los artículos 87 y 151, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial son del tenor siguiente:

"Artículo 87. Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el instituto."

"Artículo 151. El registro de una marca será nulo cuando:

"I. Se haya otorgado en contravención de las disposiciones de esta ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la representación legal del solicitante del registro de la marca; ...

Como se aprecia, el artículo 87, en su primera parte, señala genéricamente quiénes pueden ser los usuarios de una marca, cuando refiere que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten, en el entendido de que como quedó establecido, la propia ley en sus numerales 130 y 136, distingue entre titulares de una marca y usuarios de la misma.

Por cuanto al uso de una marca, cabe señalar que, en concordancia con el artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial, antes transcrito, el reglamento de dicha ley en su artículo 62, explica que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentren disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio; y que también se entenderá que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a productos destinados a la exportación; todo lo cual significa que cualquier persona que se dedique a la actividad industrial o comercial se encuentra en aptitud de explotar o usar una marca, sin que para ser usuario de un registro marcario necesariamente tenga que ser un industrial, comerciante o prestador de servicios, puesto que la marca también puede ser usada por personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, a saber, comisionistas, fabricantes, productores, diseñadores, entre otros.

En tanto, el precepto 87 en su segunda parte establece que el derecho al uso exclusivo de la marca se obtiene mediante su registro en el Instituto, para lo cual la propia Ley de la Propiedad Industrial establece el procedimiento que debe seguirse para la obtención de un registro marcario.

Es importante destacar que este numeral en su segunda parte tiene como antecedente los artículos 88 y 89 de la Ley de Invenciones y Marcas, expedida el treinta de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de mil novecientos setenta y seis que establecían lo siguiente:

"Artículo 88. El derecho de uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su registro en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial."

"Artículo 89. Toda persona que esté usando o quisiera usar una marca para distinguir los artículos que fabrique o produzca, podrá adquirir el derecho exclusivo a su uso, satisfaciendo las formalidades y requisitos que establecen esta ley y su reglamento.

Igual derecho tendrán los comerciantes y prestadores de servicios debidamente establecidos, respecto a los artículos que vendan o los servicios que presten en el territorio nacional y de los cuales quieran indicar su procedencia. Los comerciantes podrán usar su marca por sí sola o agregada a la de quien fabrique los productos con el consentimiento expreso de éste.

La actual Ley de la Propiedad Industrial establece el procedimiento que debe seguirse para la obtención de un registro marcario con el consecuente derecho exclusivo de uso del titular de la marca, como se desprende de lo dispuesto por los artículos 113, 114, 119, 122, 122 Bis, 123, 124, 125 y 126, asimismo, el numeral 56 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, los cuales son del tenor siguiente:

"Artículo 113. Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud por escrito ante el instituto con los siguientes datos:

"I.N., nacionalidad y domicilio del solicitante;

"II. El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensional o mixto;

"III. La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha usado la marca;

"IV. Los productos o servicios a los que se aplicará las marca (sic), y

"V. Los demás que prevenga el reglamento de esta ley."

"Artículo 114. A la solicitud de registro de marca deberá acompañarse el comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del título, así como los ejemplares de la marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta."

"Artículo 119. Recibida la solicitud, se procederá a efectuar un examen de forma de ésta y de la documentación exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que previene esta ley y su reglamento."

"Artículo 122. Concluido el examen de forma, se procederá a realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es registrable en los términos de esta ley.

"Si la solicitud o la documentación exhibida no cumple con los requisitos legales o reglamentarios; si existe algún impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, el instituto lo comunicará por escrito al solicitante otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a su derecho convenga en relación con los impedimentos y las anterioridades citadas. Si el interesado no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada su solicitud."

"Artículo 122 Bis. El interesado tendrá un plazo adicional de dos meses para cumplir los requisitos a que se refiere el artículo anterior, sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que corresponda al mes en que se dé cumplimiento.

"El plazo adicional, se contará a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de dos meses previsto en el artículo 122 anterior.

"La solicitud se tendrá por abandonada si el solicitante no da cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del plazo inicial o en el adicional a que se refiere este artículo, o no presenta el comprobante de pago de las tarifas correspondientes."

"Artículo 123. Si al contestar el solicitante, dentro del plazo concedido, a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, modifica o sustituye la marca, ésta se sujetará a un nuevo trámite, debiendo efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva solicitud y satisfacer los requisitos de los artículos 113 y 114 de esta ley y los aplicables de su reglamento. En este supuesto se considerará como fecha de presentación aquella en la que se solicite el nuevo trámite."

"Artículo 124. Si el impedimento se refiere a la existencia de uno o varios registros de marcas idénticas o similares en grado de confusión sobre los cuales exista o se presente procedimiento de nulidad, caducidad o cancelación, a petición de parte o de oficio, el Instituto suspenderá el trámite de la solicitud hasta que se resuelva el procedimiento respectivo."

"Artículo 125. Concluido el trámite de la solicitud y satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, se expedirá el título.

"En caso de que el instituto niegue el registro de la marca, lo comunicará por escrito al solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolución."

"Artículo 126. El instituto expedirá un título por cada marca, como constancia de su registro. El título un ejemplar de la marca y en el mismo se hará constar:

"I.N. de registro de la marca;

"II. Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta;

"III. Productos o servicios a que se aplicará la marca;

"IV. Nombre y domicilio del titular;

"V. Ubicación del establecimiento, en su caso;

"VI. Fechas de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso, en su caso; y de expedición, y

"VII. Su vigencia."

"Artículo 56. En la solicitud de registro de marca, además de los datos señalados en el artículo 113 de la ley, deberá indicarse:

"I. Cuando se conozca, el número de la clase a que correspondan los productos o servicios para los que se solicita el registro, de conformidad con la clasificación establecida en este reglamento;

"II. Las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y cuyo uso no se reserva;

"III. Un ejemplar de la marca adherido a la solicitud, en su caso, y

"IV. Ubicación del o de los establecimientos o negociaciones relacionados con la marca, siempre y cuando se haya señalado fecha de primer uso.

"Por el solo hecho de presentar la solicitud de registro, se entenderá que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca, tal y como aparezca en el ejemplar de la misma que se exhiba adherido a la propia solicitud, con excepción de las leyendas y figuras a que se refiere la fracción II anterior.

Las marcas nominativas o avisos comerciales sólo podrán conformarse de letras o palabras compuestas con el alfabeto romano, números arábigos occidentales, así como de aquellos signos ortográficos que auxilien a su correcta lectura. Se entenderá que el solicitante se reserva el uso en cualquier tipo o tamaño de letra.

Como se advierte, el trámite del registro de una marca inicia con la solicitud que por escrito debe presentarse en un formato determinado ante el instituto, satisfaciendo diversos requisitos previstos en la ley y en el reglamento, y acompañando los documentos necesarios: ante la solicitud, la autoridad administrativa debe realizar diversas actividades de investigación y revisión de la misma y de sus anexos, notificando al solicitante las irregularidades que observe; si del examen e investigación realizados se advierte que existe otra marca igual o semejante en grado de confusión ya registrada o en trámite, se suspenderá el trámite de la solicitud y se notificará al peticionario, indicándole las anterioridades existentes a fin que manifieste lo que a su derecho convenga; finalmente, una vez contestada la vista por el solicitante, si la autoridad estima que no existe obstáculo alguno para el registro, principalmente por no afectarse derechos adquiridos resolverá concediendo el registro.

En suma, el trámite del registro de una marca, implica un auténtico procedimiento que se inicia con la solicitud de registro correspondiente y, dentro de éste el instituto ha de proceder a los exámenes de forma y fondo respecto de la solicitud y documentos exhibidos; de manera tal que de encontrar satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, expedirá el título en el que se hará constar aquellos datos que precisa el artículo 126 de la Ley de la Propiedad Industrial, entre ellos, el nombre del titular del registro marcario, en el entendido de que por el solo hecho de haberse presentado la solicitud de registro, se entiende que el solicitante se reservó el uso exclusivo de la marca, acorde a lo que dispone el numeral 56 del Reglamento de la citada ley.

Ahora bien, de la transcripción del numeral 151, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial se desprende que el registro de una marca será nulo cuando se haya otorgado en contravención de las disposiciones de la ley aludida o la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

Así las cosas, el precepto 87 de la Ley de la Propiedad Industrial no constituye una causa de nulidad como lo dispone el numeral 151, fracción I, de la ley aludida, puesto que el primer precepto en su primera parte, debe entenderse referido únicamente a quienes pueden ser usuarios de las marcas, al establecer que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten.

En tanto, para obtener el derecho exclusivo de la marca, a que alude la segunda parte del artículo 87 la Ley de la Propiedad Industrial y su reglamento señalan los requisitos para la solicitud de un registro marcario y el procedimiento que debe seguirse para su obtención, dentro del cual no aparece la condicionante relativa a que la persona solicitante necesariamente deba acreditar la calidad de industrial, comerciante o prestador de servicios respecto de la marca aludida.

En esa tesitura, el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial no establece como condición para la obtención de un registro marcario que el solicitante acredite la calidad de industrial, comerciante o prestador de un servicio, en virtud de que los requisitos establecidos para tal efecto, se encuentran contenidos expresamente en los artículos 113, 114, 119, 122, 122 Bis, 123, 124, 125 y 126 de la Ley de la Propiedad Industrial y el precepto 56 de su reglamento.

Por tanto, es inconcuso que el precepto 87 no puede constituir una causa de nulidad que actualice el supuesto previsto en el artículo 151, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, en virtud de que el numeral no constriñe en forma clara alguna a los sujetos interesados a justificar desde el momento de la presentación de la solicitud respectiva su carácter de industrial, comerciante o prestador de servicios.

Al tenor de lo expuesto, el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, en términos de lo dispuesto en los artículos 192, párrafo primero, 195 y 197-A de la Ley de Amparo, queda redactado bajo el rubro y texto siguientes:

PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY RELATIVA, NO INSTITUYE COMO REQUISITO PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA QUE EL SOLICITANTE ACREDITE LA CALIDAD DE INDUSTRIAL, COMERCIANTE O PRESTADOR DE SERVICIO.-El indicado precepto, en su primera parte, señala claramente quiénes pueden ser los usuarios de una marca, cuando refiere que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten, en el entendido de que la propia ley distingue entre los titulares de una marca y sus usuarios. Asimismo, en su segunda parte, establece que el derecho al uso exclusivo de la marca se obtiene mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para lo cual la Ley de la Propiedad Industrial regula el procedimiento que debe seguirse para obtener un registro marcario, como deriva de sus artículos 113, 114, 119 y 122 a 126, y 56 de su Reglamento. Por otra parte, el numeral 151, fracción I, de la citada Ley prevé que el registro de una marca será nulo cuando se haya otorgado en contravención de las disposiciones de la Ley o la que hubiese estado vigente en la época de su registro. Así las cosas, el precepto 87 de la referida Ley, no constituye una causa de nulidad como lo dispone el numeral 151, fracción I, de la Ley aludida, pues el referido artículo 87 debe interpretarse únicamente en el sentido de que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten, sin que se instituya como requisito para su registro que el solicitante acredite tal calidad.

Por lo expuesto y fundado, se

resuelve:

Sí existe la contradicción entre los criterios a que este expediente se refiere, en términos de lo expuesto en el considerando quinto de esta resolución.

Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos redactados en el último considerando de la presente resolución.

Dése publicidad a la jurisprudencia que se sustenta, conforme a lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo.

N.; remítase de inmediato la tesis jurisprudencial que se establece en este fallo a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis y la parte considerativa correspondiente, para su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como al Pleno y a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, en acatamiento a lo previsto por el artículo 195 de la Ley de Amparo y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros L.M.A.M., S.A.V.H. (ponente), J.F.F.G.S., M.B.L.R. y P.S.S.A.A..

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.